1. ¿Qué significa usar la Marca?
1.1. Usar la marca es ejercer actos de explotación de la marca en relación con aquellos productos o servicios designados con ocasión del registro de la marca.
1.1.1. Introducción en el Comercio
1.1.2. Venta Distribución de servicios marcados o productos
1.1.3. La importación, exportación, utilización del signo en publicidad
1.2. El uso es de Naturaleza comercial y se ejerce contra cualquier persona. Aplica los limites del principio especialidad, a excepción de marcas notorias.
2. ¿Cómo se debe usar la Marca?
2.1. Se exige al titular registral que lleve a cabo un uso genuino, serio o bien efectivo. El titular registral puede cumplir la carga del uso de la marca de manera directa o indirecta y la figura del uso obligatorio se conecta explícitamente con el principio de la territorialidad de la marca.
2.1.1. Existen actos de uso de la marca que se consideran o no relevantes en el momento de apreciar si una marca registrada ha sido objeto de un uso efectivo y real
2.1.1.1. i) El prototipo del acto de uso relevante es la venta de productos o la prestación de servicios.
2.1.1.1.1. La marca ha de considerarse seria o efectivamente usada siempre que los productos diferenciados por la marca hayan sido introducidos en el mercado.
2.1.1.2. ii) El uso publicitario de la marca debe considerarse relevante por regla general.
2.1.1.2.1. Existen una serie de razones para considerar el reconocimiento del uso de la marca como acto relevante:
2.1.1.3. iii) Las ventas de sondeo (test sales) constituyen en determinados supuestos un uso relevante de la marca.
2.1.1.3.1. Test sales constituirán un uso real y efectivo de la marca siempre que estén respaldadas por una adecuada campaña publicitaria que muestre claramente que las test sales no son un subterfugio tendiente a evitar las sanciones anejas a la inobservancia de la carga legal del uso de la marca.
2.1.1.4. iv) Actos de uso de la marca que no deben estimarse relevantes.
2.1.1.4.1. La marca registrada no es objeto de un uso efectivo y real si los productos diferenciados por la marca no son introducidos en el mercado a través de los canales de distribución y los circuitos comerciales.
2.1.1.4.2. El uso privado que no sobrepasa la esfera interna del titular es irrelevante, en la medida en que no aspira a hacerse con una cuota del mercado.
3. ¿Cuándo no se está frente a un uso efectivo de la Marca?
3.1. No se está frente a un uso efectivo de la marca en los siguientes escenarios
3.1.1. Cuando existen ventas aisladas, esporádicas u ocasionales.
3.1.2. Las ventas de sondeo cuando no están respaldadas por una adecuada campaña publicitaria que muestre claramente que las test sales no son un subterfugio tendente a evitar las sanciones por la carga legal del uso de la marca.
3.1.3. Cuando una sociedad matriz y titular de la marca le vende los productos portadores del signo a una sociedad filial para consumo interno de la misma.
3.1.4. Cuando los signos se implantan en el producto, pero el producto continúa almacenado en bodega.
3.1.5. Cuando los productos dotados del signo son vendidos en el economato de la empresa a sus empleados.
3.1.6. Aquel que se realiza con ánimo de cumplir un expediente formal para evitar la caducidad.
3.1.7. Cuando el titular de marcas simultaneas coloca todas estas en sus productos, pero en la publicidad y en los documentos mercantiles solo utiliza una.
3.1.8. El uso de la marca por parte de un tercero sin autorización expresa del titular.
3.1.9. El uso de marcas simultáneas cuando para individualizar un producto se usan más de dos marcas.
3.1.10. Cuando las marcas simultaneas aparecen como simples elementos decorativos del producto, su envase o envoltorio.
3.1.11. La explotación de una marca que se ha modificado y su modificación cambió la función distintiva inicial.
3.1.12. El uso del nombre comercial o enseña a título de marca.
3.1.13. La explotación de un producto que no se encuentra efectivamente en el mercado.
3.1.14. El uso equívoco y simulado sobre una marca. Uso simbólico a fin de mantener los derechos conferidos por la marca.
3.1.15. Los actos preparatorios a la entrada al mercado del producto.
3.1.16. El uso privado de la marca.
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5. Carga de la Prueba del uso de la Marca
5.1. La carga de la prueba del uso corresponde al titular del registro de la marca.
5.2. La prueba de uso de la marca se puede hacer por cualquier medio que permita demostrar la comercialización (frecuente y en cantidad suficiente de productos identificados con la marca.
5.2.1. Ejemplos:
5.2.1.1. Facturas comerciales
5.2.1.2. Documentos Contables
5.2.1.3. Certificados de auditorías
6. Causas justificadas del no uso de la Marca
6.1. Cuando existen circunstancias que son independientes a la voluntad del titular.
6.1.1. Restricciones a la importación
6.1.2. Requisitos oficiales
6.1.3. Fuerza mayor o caso fortuito
6.2. Produce un efecto suspensivo del cómputo del plazo legalmente concedido para el uso de la marca. Se reanuda una vez desaparece la causa justificativa.
7. Cancelación de la Marca
7.1. Se puede cancelar el derecho de propiedad industrial de la marca al titular que no la explota por un periodo consecutivo de 3 años.
7.1.1. Dicho plazo podrá contarse como mínimo a partir del acto de registro, pues a partir de ese momento la marca goza de existencia legal y de protección por parte del Estado.
7.2. La cancelación no es autómatica; se requiere llevar a cabo un procedimiento particular ante la SIC-PDI. La cancelación siempre deberá ser colicitada por un interesado.
7.2.1. La marca permanecerá vigente y sus efectos serán válidos hasta el momento en que se declare oficialmente la cancelación. Es decir, será válida hasta que se expida el acto administrativo que la cancela.
8. Limitación al ejercicio del derecho sobre la Marca
8.1. El titular de una marca no puede impedir que otras personas utilicen su propio nombre o apellido que sea idéntico o similar a su marca, o un nombre geográfico o cualquier otra indicación relativa a la especie, calidad, destino, cantidad, valor, lugar de origen o época de producción de los productos u otras características.
8.1.1. Estos usos legítimos debe respetarse siempre que se cumplan cuatro condiciones:
8.1.1.1. 1. Que se haga de buena fe
8.1.1.2. 2. Que dicho uso no se haga a título de marca
8.1.1.3. 3. Que el uso se limite a propósitos de identificación o de información
8.1.1.4. 4. Que no induzca a confusión al público sobre la procedencia de los productos o servicios.
8.2. El titular de la marca tampoco puede impedir que otros utilicen la marca para anunciar en medios publicitarios los productos que ella designa. Ni cuando se haga mención de la marca en productos cuya comercialización depende de la mención sobre su compatibilidad con otros productos marcados.
8.2.1. Estos usos legítimos debe respetarse siempre que se cumplan tres condiciones:
8.2.1.1. 1. Que el uso sea de buena fe
8.2.1.2. 2. Que se limite al propósito de información al público
8.2.1.3. 3. Que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre la procedencia de los productos o servicios
8.3. Finalmente la figura del agotamiento del derecho impide que, luego del primer acto de comercialización del producto, el ejercicio de derechos marcarios se ‘agota’ y, en consecuencia, el producto puede circular libremente.
8.3.1. Para que opere la figura del agotamiento del derecho, se requiere que:
8.3.1.1. 1. El acto de comercialización haya tenido lugar con autorización del titular de la marca
8.3.1.2. 2. Que la autorización haya sido clara y expresa (ni hay cabida al consentimiento tácito o presunto).
8.3.2. En Colombia el agotamiento del derecho es una regla de aplicación internacional.
8.3.2.1. Es decir, el derecho se agota con la primera puesta en el mercado de cualquier país del mundo (DA 486-158).